知识产权典型案例与实务评析
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第一部分 专利部分

技术特征的正确划分与等同特征认定

——于某与某德防腐保温设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[1]

要旨:对于技术特征的划分应以实现某一相对独立功能和效果的最小技术单元作为一项技术特征予以认定,而不能简单地以产品部件进行划分。技术特征的正确划分对于等同特征的认定具有重要影响。

案情介绍

【案情简介】

原告于某于2011年6月21日向国家知识产权局申请专利号为ZL2011 2021××××.0、名称为“一种自调心式聚氨酯发泡平台”的实用新型专利,2012年3月14日获得授权。该专利权利要求书记载:1.一种自调心式聚氨酯发泡平台,用于调整钢管及套于所述钢管外的夹克管之间的同心度。其特征在于,包括具有截面为圆弧形的支撑部的大架和截面为圆弧形的上翻转支撑架,所述支撑架部与所述上翻转支架的曲率半径相同,所述支撑部与所述上翻转支撑架的一侧通过转轴连接形成用于容置所述夹克管的空间;沿所述上翻转支撑架和所述支撑部径向均开设有多个通透的开槽,多个所述开槽沿所述上翻转支撑架和所述支撑部的母线组成设置,每组中至少包括两个所述开槽,每个所述开槽中分别设置一个向导架,位于同一母线上的每组开槽中的所述导向架固定一根位于所述上翻转支撑架和所述支撑部内的夹管方杠;每个所述导向架上分别设置一个用于控制所述导向架从而带动所述夹管方杠接近或远离所述夹克管运动的丝杠升降机。2.根据权利要求1所述的自调心式聚氨酯发泡平台,其特征在于,多个所述开槽分成8组,每组中的所述开槽为2个,8组所述开槽沿所述上翻转支撑架和所述支撑部的外周均匀分布。……5.根据权利要求1或2所述的自调心式聚氨酯发泡平台,其特征在于,还包括设于所述大架底部的用于调节钢管的上下位置的两个钢管校正油缸。6.根据权利要求1或2所述的自调心式聚氨酯发泡平台,其特征在于,还包括与所述上翻转支撑架连接用于翻转所述上翻转支撑架的侧翻油缸。7.根据权利要求1或2所述的自调心式聚氨酯发泡平台,其特征在于,还包括设于所述大架其中一端的法兰顶出油缸支架和用于将所述法兰顶出油缸支架打开和关闭以使所述钢管放入所述夹克管中的开启油缸。

于某发现被告某德防腐保温设备有限公司(以下简称某德公司)制造、销售的自调心式聚氨酯发泡平台产品侵犯了其实用新型专利权,遂向石家庄市中级人民法院提起诉讼。请求法院判令:1.被告立即停止侵犯原告“一种自调心式聚氨酯发泡平台”实用新型专利权利要求1—7的行为;2.被告赔偿原告经济损失300000元。由于被诉侵权产品体积较大,为确保被诉侵权产品不会遭到毁损、灭失,原告向一审法院申请诉前财产保全,请求查封某德公司制造、销售的自调心式聚氨酯发泡平台产品或与该设备等值的10万元财产。一审法院于2016年1月15日作出(2016)冀01财保字第×号民事裁定书,并查封被诉侵权设备一台。

某德公司辩称,1.原告提交的证据不能证明被告现生产的聚氨酯发泡平台产品落入原告专利权保护范围;2.被告现发明研制的发泡平台与原告所述专利有诸多不同,未落入其专利保护范围;3.原告所诉赔偿数额无事实根据和法律依据,请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

庭审之前,一审法院组织原被告双方到现场对被诉侵权设备进行比对。

一审法院经比对后认为,被控侵权产品没有涉案专利权利要求1中第四个技术特征的通透开槽及开槽中设置的导向架;没有权利要求2中的开槽;没有权利要求5中的校正油缸;没有权利要求7中的开启油缸,因此一审法院认定被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围,不构成侵权,判决驳回原告诉讼请求。

原告代理人认为,比对过程中一审法院对于技术特征的划分有误,不能单纯以被诉侵权设备没有专利权利要求记载的某个部件,而直接认定不构成侵权。技术特征划分不能以产品部件进行划分,而应以实现某一相应独立功能的技术单元作为一项技术特征予以认定。涉案专利的技术特征与被诉侵权产品技术特征构成等同特征,被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。被诉侵权产品没有设置“开槽”,而是直接将导向架固定在上翻转支撑架和支撑部上,实现的技术效果与原告的专利技术相同,均是通过设置在支撑系统的调节系统和升降来校正夹克管的圆柱度,符合“以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到特征”的情形。

于某不服河北省石家庄市中级人民法院(2016)冀01民初××号民事判决,上诉至河北省高级人民法院。

河北省高级人民法院二审认为根据专利法的相关规定,实用新型专利是指对产品的形状、构造或者其结合所提出适于实用的新的技术方案,因此涉案专利作为实用新型专利,其较之现有产品的创新所在应是产品的形状、构造或者其结合。在本案中,被诉侵权产品与涉案专利相比,缺少通透开槽及开槽中设置的导向架等部件,在外观构造上存在明显区别,在制作工艺和部件构成上也存在不同。被诉侵权产品采取了与涉案专利相比更简化的直接固定连接丝杠升降机的方式,这种连接方式既不属于基本相同的手段,也不属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想的情形,应属于区别于涉案专利的新的技术方案,不应仅因两者属于同类产品而要求达到基本相同的效果就认定为构成等同侵权。被诉侵权产品与涉案专利存在上述不同,也不构成等同,并未落入涉案专利的保护范围,不构成实用新型专利侵权。2017年9月18日,河北省高级人民法院作出(2017)冀民终×××号民事判决,判决驳回上诉,维持原判。

于某对二审判决仍然不服,向最高人民法院提起再审。再审主要理由:二审法院认定涉案专利为形状、构造或者其结合的实用新型技术方案,而被诉侵权产品相对涉案专利缺少“通透的开槽及开槽中设置的导向架等部件”因而认定不构成等同侵权是错误的,一、二审法院认定事实和法律适用错误,请求依法提审或指令再审。具体理由如下:

技术特征不能以产品部件进行划分,而应以实现某一相应独立功能的技术单元作为一项技术特征予以认定。技术特征是指构成要求保护的技术方案的技术单元,每个技术单元能够实现相对独立的功能,产生相应的效果。就产品而言,技术特征不等同于产品的组成部件,不能根据产品部件简单地划分技术特征。如果由一个以上的部件组合形成特定工作关系以实现某一相应独立功能的技术单元,应当作为一项技术特征予以认定。

涉案专利“开槽及开槽中设置的导向架”结构特征是解决夹克管方杠沿径向移动的技术问题,所以笔者认为此结构特征是产生相对独立的技术效果的最小技术单元,即所述夹克管在丝杠升降机和所述开槽中设置的导向架作用下沿支撑部作径向移动,实现对夹克管的夹持效果。被诉侵权产品同样为了实现对夹克管的夹持,采用了与本专利相同的螺旋传动机构(丝杠升降机),并且其丝杠的移动同样是在丝杠螺母套的导向作用下沿支撑部作径向移动,也就是说被诉侵权产品的丝杠螺母套的导向作用与本专利的开槽中设置的导向架是等同结构特征,并且是能够相对独立地执行一定功能、产生相对独立的技术效果的最小技术单元。

涉案专利的技术特征“沿所述上翻转支撑架和所述支撑部径向均开设有多个通透的开槽,多个所述开槽沿所述上翻转支撑部的母线成组设置,每组至少包括两个所述开槽”,明确表述涉案专利的“开槽”技术特征,而被诉侵权产品中并没有“开槽”这一技术特征。但仅此并不能得出被诉侵权产品不构成侵权的结论。涉案专利的技术特征开槽中设置导向架和丝杠升降机,被诉侵权产品的导向架设置位置与专利技术开槽位置相同,在专利技术特征开槽的位置同样设置有导向架,导向架固定一根夹管方杠是本领域普通技术人员就可以想到的。开槽仅起到固定导向架的功能,起到位置固定和标记作用,本身再无其他功能。被诉侵权产品未设置开槽而是直接固定导向架在上翻转支撑架和支撑部。固定导向架可以设置开槽也可以不设置开槽而直接固定,本领域普通技术人员当然容易想到不开槽而直接固定导向架,直接将导向架通过设置在支撑系统上的调节系统的升降机构靠近或远离所述夹克管。

专利技术方案与被诉侵权产品技术特征构成等同。专利技术开设多个通透的开槽的目的是设置导向架,而导向架与丝杠升降机构成升降机构起到靠近或远离所述夹克管的运动,以起到校正所述夹克管的作用。被诉侵权产品没有设置开槽而是直接将导向架固定在上翻转支撑架和支撑部上,实现的技术效果与专利技术相同。被诉侵权产品与专利的发泡平台在操作方式和步骤上基本相同,均是通过设置在支撑系统的调节系统和升降动作来校正夹克管的圆柱度,并且二者的调节系统也是相同的,因此本领域技术人员容易想到不采取开槽的方式而是直接将导向架固定在支撑部上,符合等同技术特征的“以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到特征”的情形。

2017年12月25日,最高人民法院作出(2017)最高法民申××号民事裁定,指令河北省高级人民法院再审。

2020年5月20日,河北省高级人民法院作出(2018)冀民再××号再审民事判决,认定被诉侵权产品构成等同侵权并判决赔偿损失8万元。

【争议焦点】

一、某德公司是否构成涉案实用新型专利侵权,即专利权利要求1中开槽中设置的导向架和丝杠升降机与被诉侵权产品中的丝杠升降机(丝杠螺母套)是否构成等同特征;

二、如果构成侵权,应如何承担民事责任。

【审判结果】

一、撤销河北省高级人民法院(2017)冀民终××号民事判决及河北省石家庄市中级人民法院(2016)冀01民初××号民事判决;

二、被申请人某德公司立即停止侵犯再审申请人于某的(专利号2011 2021××××.0)实用新型专利权行为;

三、被申请人某德公司自本判决生效之日起十五日内赔偿再审申请人于某经济损失8万元(含合理维权费用);

四、驳回再审申请人于某的其他诉讼请求。

案例评析

本案为一典型的等同特征侵权案例,争议焦点为专利权利要求1中开槽中设置的导向架和丝杠升降机与被诉侵权产品中的丝杠升降机(丝杠螺母套)是否构成等同特征。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[2]第十七条第二款规定,“等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”对于技术特征,应以实现某一相对独立功能和效果的最小技术单元作为一项技术特征予以认定,而不能简单地以产品部件进行划分。具体到本案,涉案专利权利要求1记载:“沿所述上翻转支撑架和所述支撑部径向均开设有多个通透的开槽,多个所述开槽沿所述上翻转支撑架和所述支撑部的母线组成设置,每组中至少包括两个所述开槽,每个所述开槽中分别设置一个导向架,位于同一母线上的每组开槽中的所述导向架固定一根位于所述上翻转支撑架和所述支撑部内的夹管方杠;每个所述导向架上分别设置一个用于控制所述导向架从而带动所述夹管方杠接近或远离所述夹克管运动的丝杠升降机。”据此可见,开槽的设置是为了安装导向架,而设置导向架是为了稳定与之相固定的丝杠升降机,因此,开槽、导向架和丝杠升降机的作用方式及原理应作为一个独立技术特征进行比对。经与被诉侵权产品比对,虽然被诉侵权产品没有开槽及开槽中设置的导向架,而是将丝杠升降机直接固定在校正方杠(夹管方杠)上,但丝杠升降机经过加粗加大处理,其作用基本是涉案专利中导向架及丝杠升降机的作用。涉案专利是在导向架上设置带动夹管方杠运动的丝杠升降机,丝杠升降机也是固定在夹管方杠上。导向架则是起到稳定丝杠升降机的作用,丝杠升降机控制导向架带动夹管方杠进行运动。被诉侵权产品中丝杠升降机被加粗加大后,也能起到固定和传动的效果。因此,河北省高级人民法院在认为两者“达到基本相同的效果”的情况下,却以被诉侵权产品缺少通透开槽及开槽中设置的导向架等部件即认定不构成等同特征,有所不当。

河北省高级人民法院再审认定关于某德公司构成对涉案专利的侵权。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定,“等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。对于技术特征,应以实现某一相对独立功能和效果的最小技术单元作为一项技术特征予以认定,而不能简单地以产品部件进行划分。本案中,专利权利要求1记载的技术特征为,“沿所述上翻转支撑架和所述支撑部径向均开设有多个通透的开槽,每组中至少包括两个所述开槽,每个所述开槽中分别设置一个导向架,位于同一母线上的每组开槽中的所述导向架固定一根位于所述上翻转支撑架和所述支撑部内的夹管方杠,每个所述导向架上分别设置一个用于控制所述导向架从而带动所述夹管方杠接近或远离所述夹克管运动的丝杠升降机”。而被诉侵权产品的技术特征是多个丝杠升降机按径向直接固定在翻转支撑架和支撑部上,丝杠升降机的丝杠的一端直接固定在校正方杠上,每个校正方杠对应两个以上的丝杠升降机。从采用的技术手段、实现的功能和达到的效果三方面分析认为,专利权利要求1的技术手段是导向架设置于开槽中,导向架固定连接夹管方杠,丝杠升降机控制导向架从而带动夹管方杠接近或远离夹克管。而被诉侵权产品的技术手段是加粗加大的丝杆升降机直接连接夹管方杠,带动夹管方杠接近或远离夹克管。两者均是采用丝杠传动的方式,带动夹管方杠的径向运动,采用的技术手段基本相同。权利要求1中丝杠升降机实现的功能是作为方杠径向运动的驱动机构,而被诉侵权产品中丝杠升降机实现的功能也是作为方杠径向运动的驱动机构,两者的功能均是以丝杠升降机作为方杠径向运动的驱动机构,二者以同样技术手段实现的功能基本相同。权利要求1中达到的效果是通过方杠径向运动,实现了对夹克管表面进行校直和校正。而被诉侵权产品也是通过方杠径向运动实现了对夹克管的表面进行校直和校正,二者达到的效果均是通过方杠径向运动,实现了对夹克管的表面进行校直和校正,两者达到的效果基本相同。综上可知,被诉侵权产品的技术特征符合《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定的等同特征,其落入了涉案专利权利要求1的保护范围,构成等同侵权,故于某主张某德公司的产品侵犯其专利权利成立,原审未认定某德公司构成等同侵权不当。于某要求某德公司停止制造、销售、许诺销售等侵害其“一种自调心式聚氨酯发泡平台”实用新型专利权的行为,再审法院予以支持。

本案发回河北省高级人民法院重审后,笔者在开庭前后提交了多份代理意见,分析了技术特征应如何划分及本案构成等同特征的诸多理由,并提交了比对图及视听资料。前述可视化分析材料对于最终认定等同侵权起到了促进作用。

心得体会

本案于2017年提起侵犯实用新型专利权诉讼,案件经过一审、二审、再审、指令再审,最终河北省高级人民法院于2020年5月作出再审生效判决。历时之久,过程之艰辛,笔者作为代理人,切身体会到了等同特征的认定的曲折与不易。

本案之所以能够取得成功,不仅需要原告坚定不移的决心和对代理律师的信任,更需要人民法院细致、耐心的推敲。虽然本案诉讼标的较小,但是案件的定性对于原告实用新型专利权的保护却极其重要。等同侵权的判定遏制了不良商家企图通过“偷梁换柱”的手段来规避侵权的行为。此外,本案之所以能够胜诉,也离不开代理人对等同特征的深刻理解及可视化证据材料的提交,希望本案可以为同仁提供一些参考。

(撰稿人:王现辉)

此二维码为本案生效裁判文书。


[1] 该案荣获大成知识产权十佳专利诉讼案例奖。

[2] 本规定生效日期为2015年2月1日,现已修订。